Договор отчуждения прав на патент

В каких случаях совершается уступка патента

Перед тем как заключать договор уступки патента на изобретение или другой объект интеллектуальной собственности, необходимо проконсультироваться с юристом. Вы должны тщательно обдумать данное решение, так как первоначальный правообладатель утрачивает право пользования на охранный документ и вернуть их уже будет невозможно.

Причин для отчуждения прав на патент может быть множество, но самыми частыми все же являются:

• возможность получения существенной прибыли от продажи патента, если покупатель предлагает хорошие условия заключения сделки;
• нежелание использовать техническое решение или стремление потратить вырученные средства на его развитие и усовершенствование, то есть получение нового патента;
• ликвидация правообладателя;
• продажа патента – это зачастую более выгодная с материальной точки зрения договорённость, чем выдача лицензий.

Представьте себе такую ситуацию. Вы создали уникальное изобретение, получили на него патент, но у вас нет никаких материальных и технических средств для внедрения разработки. При этом вы знаете, что она принесет значительную пользу в развитии определенной отрасли и науки. В этом случае целесообразно будет заключить договор об отчуждении патента и продать права на него тем лицам, которые смогут его использовать по назначению. В результате, вы получите денежное вознаграждение, которое сможете потратить по своему усмотрению.

Предварительная проверка объекта отчуждения на наличие обременений

Обременение – это ограничение владельца патента в его правах. Самым распространенным является залог, но к таковым относятся также выданные исключительные лицензии и франчайзинг. Они могут стать препятствием для заключения договора об отчуждении, поэтому необходимо провести проверку перед оформлением сделки.

Например, вы оформили лицензионный договор и предоставили право пользования патента другому лицу. Новый владелец обязан будет соблюдать условия этого соглашения, то есть его право на патент будет обременено лицензионным договором. Таким образом, он не сможет в полной мере распоряжаться патентом, потому что необходимо учитывать интересы третьего лица.

Провести проверку можно самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалам. Данные о выданных патентах содержаться в специальных реестрах и причем для каждого объекта патентования создан свой реестр. В нем содержатся сведения о правообладателе, авторе, сущности разработки и наличия обременений.

Уступка права на патент, который обременен (например, залогом), не является чем-то противозаконным. Главное условие – это наличие согласия залогодержателя, а также отсутствие наложенных в судебном порядке ограничений. Правообладатель патента является его собственником и вправе оформить продажу патента, то есть его привилегии всегда шире, чем права третьих лиц на разработку.

Но стоит помнить, что обремененные имущественные права всегда стоят дешевле, чем необремененные. Говоря простыми словами, если вы желаете приобрести патент на изобретение, а он обременен залогом, то такое право собственности должно быть на порядок дешевле, чем необремененный патент.

При этом важно иметь ввиду, что, если объект отчуждения обременен, то это необходимо зафиксировать в договоре отчуждения патента, так как предоставление ложных сведений является одним из оснований для получения отказа в регистрации соглашения.

Если правообладателем патента является не одно лицо, а несколько лиц, то они распоряжаются исключительным правом совместно. Либо заключают соглашение, в котором передают право одному из них на оформление договора об отчуждения патента.

Данный документ подписывается всеми правообладателями, в противном случае заключенный договор отчуждения права на изобретение может быть оспорен одним из его владельцев и признан недействительным в судебном порядке.

В этом случае не стоит путать понятие «автор разработки» и «правообладатель – владелец патента». Не всегда эти лица совпадают. Например, автор или группа авторов создали уникальное изобретение по сделке для компании, в которой работают. За ними сохраняется авторское право, которое по закону неотчуждаемо, а за работодателем/заказчиком – исключительное право на патент.

Изобретателю принадлежат авторские права и данные о нем фиксируются в реестре. Поэтому, перед тем как заключить договор, важно проверить отчуждаемый объект на факт обременения и также проверить полномочия правообладателя, чтобы не попасть в непредвиденную ситуацию.

Основные аспекты оформления договора об отчуждении патента

• Заключение сделки исключительно в письменной форме, иначе она будет признана недействительной (п. 1 ст. 1369 ГК РФ).
• Обязательная регистрация договора отчуждения в Роспатенте (п. 2 ст. 1369 ГК РФ). Если, например, стороны заключили договорённость, но по какой-либо причине им было отказано в регистрации, то данное соглашение является недействительным с момента заключения самой сделки. За прежним правообладателем сохраняются все привилегии в полном объеме, так как государственная регистрация является обязательной для перехода исключительных прав.
• Действительность патента, то есть на него еще должна распространяться правовая охрана со стороны государства (она действует определенный период в зависимости от объекта патентования).
• Предметом договора может быть не один, а несколько правоустанавливающих документов, при условии, что стороны соглашения одни и те же.
• Соблюдение прав третьих лиц. Если первоначальный владелец патента заключил лицензионный договор, то все обязательства по его соблюдению переходят к новому владельцу и так до окончания срока действия. Таким образом, установленные соглашением права других участников не нарушаются при сделке об отчуждении прав.
• Уплата государственных пошлин в размере 3 300 руб., а если объектов отчуждения больше одного, то за каждый патент необходимо доплатить 1 700 руб. (пошлина указана без 30% скидки за электронную подачу).
• Обязательное указание стоимости исключительных прав.

Заявитель предоставляет следующий пакет документов:

• заявление, составленное в соответствующей форме и на русском языке;
• подписанный всеми сторонами договор об отчуждении прав;
• доверенность, которая подтверждает полномочия представителя (если заявитель действует через него);
• документ, который подтверждает согласие сторон на обработку персональных данных.

В соглашении необходимо правильно указать серию и номер патента, а также сумму вознаграждения, которую получит его первоначальный владелец.

Договор об отчуждении исключительных прав обязательно должен содержать или фиксированную сумму, которую обязуется выплатить приобретатель патента (покупатель) или порядок ее определения. Стоит помнить, что такая сделка не может быть безвозмездной, вознаграждение – это обязательное условие для регистрации. Если в соглашении сумма не указана, то она будет считаться недействительной. Вознаграждение может быть выплачено сразу или в определенный срок, который устанавливается самим договором в виде единовременной суммы, периодических платежей или другой форме.

Причины отказа в регистрации договора отчуждения

• Исключительные права на объект, которые передаются по договору, превышают объем прав владельца патента.
• Стороны не договорились о цене, а именно не указали ее в заключенном соглашении.
• В документе указаны недействительные сведения о правах патентообладателя.
• Заключение сделки противоречит нормам законодательства.

Указанные причины отказа являются самыми распространенными, поэтому к оформлению договора следует подойти основательно и ознакомиться с законодательством или доверить ведение делопроизводства специалистам. Важно помнить, что государственная пошлина при получении отказа не возвращается заявителю.

Результат отчуждения исключительных прав на патент и права приобретателя

Владельцем патента может быть индивидуальный предприниматель, физическое или юридическое лицо вне зависимости от гражданства или юрисдикции фирмы.

В результате заключения договора отчуждения приобретатель патента становится его полноправным обладателем, то есть меняется владелец охранного документа. Сведения о новом владельце обязательно вносятся в соответствующий реестр.

Права приобретателя патента (его покупателя):

• использование технического или дизайнерского решения по своему усмотрению;
• право заключения лицензионных договоров и франчайзинга;
• возможность отчуждать права;
• передача в наследство патента;
• оформить право собственности в качестве залога. Таким образом, новый владелец патента получает все имущественные права на разработку, а прежний их утрачивает.

Процедура и стоимость

Юристы компании «Первоисток» обладают профессиональными навыками в сфере составления, сопровождении при заключении соглашений по отчуждению патента, а также их законной регистрации Роспатентом. Перед отчуждением объекта интеллектуальной собственности специалисты проверят все возможные обременения, уточнят полномочия лиц, подписывающих бумаги по сделке.